Skutki podwójnego patentowania tego samego rozwiązania

Już teraz istnieje w Polsce rzeczywista potrzeba, aby uregulować prawnie kwestie podwójnej ochrony patentowej wynikającej z patentu europejskiego walidowanego w Polsce oraz z polskiego krajowego patentu lub prawa ochronnego na wzór użytkowy.
Na kanwie szeroko komentowanej ostatnio decyzji Izby Odwoławczej Europejskiego Urzędu Patentowego w sprawie o sygnaturze G4/19, dotyczącej zakazu podwójnej ochrony tego samego rozwiązania patentem europejskim, warto zastanowić się nad obecnym stanem możliwej równoczesnej ochrony patentowej w Polsce.
Potrzeba prawnego uregulowania posiadania przez tego samego uprawnionego ochrony z tytułu dwóch lub więcej praw wyłącznych, których zakresy przedmiotowe pokrywają się (w szczególności: wykluczenie takiej ochrony – będące jednym z możliwych rozwiązań w tym zakresie) wynika przede wszystkim z postulatu zabezpieczenia sytuacji prawnej innych uczestników obrotu , których prawa ulegają ograniczeniu na skutek obowiązujących patentów.
Ale od początku i po kolei.

Polska w Europejskiej Organizacji Patentowej

Polska jest członkiem Europejskiej Organizacji Patentowej od 1 marca 2004 roku. Patenty udzielone przez Europejski Urząd Patentowy (European Patent Office, EPO) z europejskich zgłoszeń wynalazków złożonych po tej dacie mogą zostać walidowane w Polsce i rodzić w naszym kraju skutek prawny analogiczny jak patenty udzielone przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (UPRP) na podstawie krajowych zgłoszeń wynalazków. Pierwsze walidacje patentów europejskich w Polsce pojawiły się w 2005 roku. Wedle danych zawartych w raporcie rocznym UPRP za rok 2019 liczba walidacji patentów europejskich w Polsce w tamtym roku wyniosła13020, zaś liczba wszystkich walidowanych w Polsce i pozostających w mocy patentów europejskich wyniosła 73638. Dla porównania: liczba praw wyłącznych udzielonych przez UPRP i pozostających w mocy wyniosła 21959 (łącznie patentów na wynalazki i praw ochronnych na wzory użytkowe).

Możliwość zgłaszania wynalazków do UPRP i EPO

Zgłaszający mogą zgłosić do ochrony ten sam wynalazek w ramach zgłoszenia krajowego do UPRP lub w ramach zgłoszenia europejskiego do EPO. Typowo dokonują oni zgłoszenia najpierw do UPRP(np. z powodu lepszej dostępności – w tym znacznie niższych opłat urzędowych i postępowania w języku polskim), a do 12 miesięcy później – zgłaszają swój wynalazek również w ramach zgłoszenia europejskiego do EPO, z zastrzeżeniem pierwszeństwa. Zgłoszenie dokonane najpierw nazywa się zgłoszeniem pierwszym. Zgłoszenie dokonane później nazywa się zgłoszeniem następnym.

Zgłoszenie pierwsze i zgłoszenie następne nie muszą być identyczne ale często zdarza się, że są. Aby prawidłowo zastrzec pierwszeństwo wymaga się, aby zgłoszenie następne dotyczyło wynalazku opisanego (ujawnionego) w zgłoszeniu pierwszym. Inaczej rzecz ujmując:

Pierwszeństwo przysługuje w zakresie, w jakim przedmiot zgłoszenia późniejszego pokrywa się z ujawnieniem zgłoszenia pierwszego.

Możliwość współistnienia patentu z UPRP i z EPO

UPRP i EPO prowadzą postępowania równolegle ale niezależnie od siebie. Eksperci tych urzędów podejmują – niezależnie od siebie – autonomiczne decyzje. Może się zatem zdarzyć, że oba zgłoszenia (polskie i europejskie) spotkają się z odmową, że zostanie udzielony patent na podstawie tylko jednego z nich, albo – w końcu – że zostaną udzielone dwa patenty (polski i europejski). W tym ostatnim przypadku możliwa jest walidacja uzyskanego patentu europejskiego w Polsce i jego współistnienie w polskim porządku prawnym z patentem krajowym.

Patrząc na zakres przedmiotowy monopolu wynikającego z takich współistniejących patentów (1 i 2) typowo zobaczymy jeden z poniższych trzech obrazków – przy czym może być tak, że 1 to patent polski, a 2 – walidowany patent europejski albo odwrotnie.
Roczne opłaty za ochronę, maksymalnie do 20 lat od daty zgłoszenia. Jeśli uprawniony nie jest zainteresowany dalszym utrzymywaniem patentu – to przestaje płacić za ochronę, co skutkuje wygaśnięciem patentu z końcem ostatniego opłaconego roku ochrony.

Trzy racjonalne scenariusze

Rozsądne jest założenie, że zgłaszający (a później: uprawniony) działa racjonalnie. W szczególności: z reguły nie chce płacić dwa razy za to samo – w tym za utrzymywanie dwóch patentów o wspólnym zakresie lub za działania zmierzające do uzyskania jednego z nich (które wymaga wysiłku, czasu i pieniędzy) w sytuacji, gdy drugi z nich został już uzyskany. Istnieje zatem dość naturalny „hamulec” ekonomiczny zapobiegający współistnieniu patentów „na to samo”. Miejmy jednak świadomość, że w Polsce nie istnieje – póki co – żaden „hamulec” prawny w tym zakresie.
W praktyce spotyka się najczęściej jeden z następujących trzech scenariuszy.

Scenariusz 1: odmowa UPRP i walidacja EP w Polsce
W sytuacji, w której postępowanie przed UPRP zakończyło się odmową udzielenia patentu, a tymczasem jakiś czas później otrzymuje on patent europejski – zupełnie naturalne jest, że zechce on walidować swój patent europejski w Polsce, a następnie będzie utrzymywał ochronę patentową w kolejnych latach, stosownie do potrzeb.

Przykłady takich sytuacji – zaczerpnięte z praktyki zawodowej autora (JS) – wskazano poniżej.
PRZYKŁAD:

1. Zgłoszenie wynalazku pt. „Sposób srebrzenia powierzchni, zwłaszcza aluminium”, zgłoszenie polskie nr P-392419 z 16 września 2010 r. – postępowanie zakończone decyzją o odmowie udzielenia patentu w maju 2013 r.; zgłoszenie europejskie nr EP 11180709.5 z 9 września 2011 r. –postępowanie zakończone decyzją EPO o udzieleniu patentu w grudniu 2012 r. Patent europejski został walidowany w Polsce i pozostaje w mocy.
2. Zgłoszenie wynalazku pt. „Sposób elektrochemiczno-mechanicznego polerowania płytek z węglika krzemu”, zgłoszenie polskie nr P-391076 z 27 kwietnia 2010 r. – postępowanie zakończone decyzją o odmowie udzielenia patentu w listopadzie 2013 r; zgłoszenie europejskie nr EP11163617.1 z 23 kwietnia 2011 r. – postępowanie zakończone decyzją EPO o udzieleniu patentu w kwietniu 2013 r. Patent europejski został walidowany w Polsce i pozostaje w mocy.
3. Zgłoszenie wynalazku pt. „Budynek wieloapartamentowy z wielopoziomowymi apartamentami o zróżnicowanej wysokości”, zgłoszenie polskie nr P-407724 z 31 marca 2014 r. – postępowanie zakończone decyzją o odmowie udzielenia patentu w czerwcu 2020 r.; zgłoszenie europejskie nr EP 15187198.5 z dnia 28 września 2015 r. (bez pierwszeństwa) – postępowanie zakończone decyzją EPO o udzieleniu patentu w styczniu 2020 r. Patent europejski został walidowany w Polsce i pozostaje w mocy. We wszystkich powyższych przypadkach postępowanie krajowe w Polsce (niepewność wyniku) zostało porzucone w świetle uzyskanego patentu EP (pewność posiadania patentu).

Scenariusz 2: najpierw patent polski – brak walidacji EP w Polsce
W sytuacji, w której postępowanie przed UPRP zakończyło się udzieleniem patentu, a jakiś czas później zgłaszający otrzymuje patent europejski – nie potrzebuje on walidować swojego patentu europejskiego w Polsce (i ponosić związanych z tym kosztów). O ile zakres ochrony z patentu polskiego jest dla uprawnionego satysfakcjonujący – będzie on utrzymywał ochronę w Polsce jedynie patentu krajowego.
Przykłady takich sytuacji – zaczerpnięte z praktyki zawodowej autora (JS) – wskazano poniżej.
PRZYKŁAD:

1. Zgłoszenie wynalazku pt. „Sposób wytwarzania grafenu”, zgłoszenie polskie nr P-391416 z 7czerwca 2010 r. – postępowanie zakończone decyzją o udzieleniu patentu w sierpniu 2012 r., patent pozostaje w mocy; zgłoszenie europejskie nr EP 11168749.7 z dnia 6 czerwca 2011 r. –postępowanie zakończone decyzją EPO o udzieleniu patentu w listopadzie 2018 r. Patent europejski nie został walidowany w Polsce (ale był walidowany w innych krajach EPO).
2. Zgłoszenie wynalazku pt. „Zawiesina nanopłatków tlenku grafenu w wodzie, jej zastosowanie i sposób jej otrzymywania”, zgłoszenie polskie nr P-407166 z 13 lutego 2014 r. – postępowanie zakończone decyzją o udzieleniu patentu we wrześniu 2017 r., patent pozostaje w mocy; zgłoszenie europejskie nr EP 15707557.3 z dnia 5 lutego 2015 r. (jako faza regionalna zgłoszenia międzynarodowego PCT) – postępowanie zakończone decyzją EPO o udzieleniu patentu w lipcu2020 r. Patent europejski nie został walidowany w Polsce (ale był walidowany w innych krajach EPO).

Scenariusz 3: patent polski i walidacja EP w Polsce
Jest jednak również możliwe, aby zgłaszający doprowadził do końca postępowanie przed UPRP, uzyskując patent krajowy, a ponadto doprowadził do końca postępowanie przed EPO, uzyskując patent europejski, walidował ten patent europejski w Polsce, a następnie utrzymywał ochronę obydwu tych patentów w naszym kraju.
W scenariuszu 3 – o ile zgłaszający jest zdeterminowany aby doprowadzić do końca oba postępowania (przed UPRP i przed EPO) – nie ma znaczenia, który z patentów (polski czy europejski) zostanie udzielony wcześniej.
Za walidacją uzyskanego patentu europejskiego w Polsce może przemawiać fakt, że ochronę z patentu europejskiego można utrzymywać dłużej niż z patentu krajowego, z którego zastrzegano pierwszeństwo – typowo około roku później. Zwróćmy uwagę, że jest to korzyść występująca zawsze – t.j. w braku patentu krajowego (scenariusz 1) lub mimo posiadania patentu krajowego(scenariusz 3). Nie jest to bynajmniej możliwość czysto akademicka – przeciwnie, urzeczywistnia się jako część porządku prawnego w naszym kraju. Przykład takiej sytuacji – zaczerpnięty z praktyki zawodowej autora (JS) – wskazano poniżej. PRZYKŁAD:

1. Zgłoszenie wynalazku pt. „Jednostopniowy sposób otrzymywania nadtlenku wodoru klasy HTP do zastosowań napędowych i układ do jego otrzymywania”:
2. Zgłoszenie polskie nr P-413099 z 14 lipca 2015 r. – postępowanie zakończone decyzją o udzieleniu patentu w maju 2019 r., patent nr PL 233084 B1 pozostaje w mocy.
3. Zgłoszenie europejskie nr EP 16179128.0 z dnia 12 lipca 2016 r. – postępowanie zakończone decyzją EPO o udzieleniu patentu w sierpniu 2017 r. Patent europejski nr EP 3118157 B1 został walidowany w Polsce i pozostaje w mocy.
   

Co ciekawe, zgłoszenie europejskie było identyczne z polskim. Każde ze zgłoszeń obejmowało –zgodnie z tytułem – dwa rozwiązania – t.j. sposób i układ przeznaczony do realizacji tego sposobu. Analiza zastrzeżeń patentów udzielonych z tych zgłoszeń pokazuje dość złożoną zależność między zakresami uzyskanej ochrony: w kategorii układu patent polski daje szerszą ochronę niż patent europejski – patent polski obejmuje to, co europejski i jeszcze więcej. W zakresie sposobu jest natomiast odwrotnie. Zilustrowano to na rysunku poniżej.

Rzeczywista potrzeba regulacji prawnych

Jasno widać zatem, że już teraz istnieje w Polsce rzeczywista potrzeba, aby uregulować prawnie kwestie podwójnej ochrony patentowej wynikającej z patentu europejskiego walidowanego w Polsce oraz z polskiego krajowego patentu lub prawa ochronnego na wzór użytkowy. Potrzeba ta będzie z czasem narastać, ponieważ coraz częściej będziemy świadkami realizacji przez uprawnionego omówionego wyżej scenariusza 3. Regulacja powinna dotyczyć przynajmniej następujących aspektów:

• zakresu faktycznej ochrony z równolegle obowiązujących praw,
• kwestii unieważnienia (jednego z) tych praw – i jego wpływu na zakres i ważność drugiego prawa,
• kwestii zmian właścicielskich (jednego z) tych praw – i ich związku z własnością drugiego prawa.

Polska na tle krajów członkowskich EPO

Spośród 38 krajów członkowskich Europejskiej Organizacji Patentowej w 31 krajach kwestia jednoczesnej ochrony patentowej na podstawie patentu krajowego i patentu europejskiego jest uregulowana i zasadniczo niedozwolona. W Portugalii jednoczesna ochrona jest dozwolona. Z kolei w Austrii, Danii, Finlandii, Islandii, Norwegii, Polsce, Szwecji i na Węgrzech jednoczesna ochrona nie jest wykluczona. W Polsce – w praktyce – oznacza to na dziś brak regulacji prawnych w tym zakresie.

Podwójne patentowanie w Polsce – praktyczne implikacje

Jak wspomniano powyżej, przepisy polskiego prawa patentowego nie wyłączają możliwości uzyskania przez ten sam podmiot równoległej ochrony patentowej w Polsce na to samorozwiązanie w oparciu o:

– zgłoszenie krajowe wynalazku dokonane w UPRP i uzyskany na jego podstawie patent krajowy oraz

– zgłoszenie europejskie tego wynalazku dokonane w EPO i uzyskany na jego podstawie patent europejski, walidowany następnie w Polsce.
Najnowsza decyzja EPO w sprawie G4/19 dotycząca podwójnego patentowania oraz przywołany powyżej zakres jego dopuszczalności w Polsce – stanowią doskonałą okazję do przyjrzenia się kilku praktycznym konsekwencjom uzyskania przez ten sam podmiot dwóch patentów obowiązujących na tym samym terytorium w odniesieniu do tego samego rozwiązania. Obserwacje w tym zakresie są tym bardziej interesujące wobec okoliczności, iż skuteczne na terytorium Polski dwa patenty dotyczące tego samego rozwiązania mogą (jak pokazano to wcześniej na rysunkach):

(A) zastrzegać, poprzez zastrzeżenia patentowe, identyczny zakres wyłączności,

(B) pozostawać ze sobą w stosunku zawierania się (np. zakres wyłączności wynikającej z patentu krajowego zawiera się w szerszym zakresie wyłączności wynikającej z walidowanego w Polsce patentu europejskiego) lub

(C) pozostawać ze sobą w stosunku krzyżowania się, tj. w sytuacji, w której poza częścią wspólną objętą wyłącznością obu patentów – każdy z nich zastrzega jakieś dodatkowe cechy techniczne dotyczące chronionego rozwiązania, które nie podlegają ochronie na podstawie drugiego patentu.
Poniżej kilka praktycznych perspektyw, z których można się takiemu zjawisku przyjrzeć. Poza ramami niniejszego podsumowania pozostawiamy wspomniany wcześniej aspekt ekonomiczny związany z koniecznością ponoszenia kosztów utrzymywania równoległej ochrony takich współistniejących praw wyłącznych.

Który oręż w przypadku naruszenia?

W przypadku korzystania przez podmiot trzeci, bez zgody uprawnionego, z rozwiązania chronionego współistniejącymi w Polsce patentami, decyzja o tym, który z nich powinien być wykorzystany w procesie o naruszenie będzie pochodną dokonanej przez uprawnionego oceny stanu faktycznego sprawy, w tym zakresu ewentualnego wkroczenia przez osobę trzecią w chronioną wyłączność patentową oraz zaistnienia jednego z przypadków (A) – (C) przedstawionych powyżej. Najbardziej interesujący jest oczywiście wariant, w którym wykorzystywane przez osobę trzecią rozwiązanie techniczne (np. zawarte we wprowadzanym do obrotu produkcie)„wpada” w zakres wyłączności wynikającej z obu współistniejących patentów. Taka sytuacja rodzi bowiem istotne pytanie o wybór właściwego patentu jako instrumentu prawnego w obronie przed naruszeniem. W orbicie zainteresowań i analizy uprawnionego w takiej sytuacji powinny wówczas pozostawać choćby takie aspekty jak:

1. wpływ postępowania prowadzonego w Polsce na ew. inne postępowania w innych państwach, dotyczące tego samego rozwiązania technicznego,
2. skutki, jakie prawomocny wyrok w sprawie o ochronę jednego ze współistniejących patentów będzie miał na ewentualne postępowanie o ochronę drugiego,
3. zakres roszczeń, jakie mogą być dochodzone w procesie o naruszenie każdego z patentów.

Obrona przed unieważnieniem

Ważność udzielonego patentu może być kwestionowana przez osobę trzecią, która twierdzi, że zgłoszony wynalazek nie spełniał przesłanek patentowalności wynikających z przepisów prawa. Atak na ważność patentu stanowi też dość standardowy środek obronny w przypadku podjęcia przez uprawnionego działań prawnych w celu ochrony patentu, zwłaszcza wszczęcia postępowania sądowego. W tym kontekście – wobec zniesienia w polskim prawie patentowym w ubiegłym roku wymogu wykazania przez podmiot wnoszący o unieważnienie patentu istnienia tzw. interesu prawnego żądaniu unieważnienia i otwarcia w ten sposób dostępu do unieważniania patentów każdemu – wybór przez uprawnionego tylko jednego ze współistniejących patentów jako podstawy powództwa nie wpłynie w żaden sposób na poziom ryzyka ataku na ważność obu patentów. Co jednak istotne w kontekście postępowań z ataku na ważność współistniejących w Polsce patentów, to podstawy prawne żądania unieważnienia w odniesieniu do patentu krajowego oraz walidowanego w Polsce patentu europejskiego i konsekwencje, jakie mogą z tego wynikać. Organem właściwym do oceny żądania unieważnienia zarówno krajowego patentu, jak i walidowanego w Polsce patentu europejskiego jest Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej. Patent krajowy może jednak zostać unieważniony w oparciu o przesłanki wskazane w polskiej ustawie z 30 czerwca 2000 r. prawo własności przemysłowej, podczas gdy podstaw unieważnienia patentu europejskiego należy szukać w przepisach Konwencji o patencie europejskim z 5października 1973 r. I choć podstawy unieważnienia obu rodzajów patentów są do siebie bardzo zbliżone – ponieważ przywołane przepisy konwencji i polskiej ustawy są zharmonizowane – to jednak: (i) nie są one identyczne oraz (ii) praktyka i orzecznictwo dotyczące stosowania każdej z tych podstaw również cechują pewne odmienności. To z kolei może mieć wpływ na rozstrzygnięcie UPRP oraz sądów administracyjnych dotyczące ważności każdego z dwóch rodzajów patentów, również w sytuacji, gdy chronią one identyczne rozwiązanie.

Współistniejące patenty w obrocie

W kontekście funkcjonowania na rynku jednocześnie dwóch „tożsamych” lub bardzo zbliżonych codo zakresu ochrony patentów, rzeczywistość może dostarczyć wielu interesujących scenariuszy. Tytułem przykładu, będzie nią sytuacja, w której jeden z patentów przestanie być własnością dotychczasowego uprawnionego (lub spółki z jego grupy kapitałowej) i zasili portfel praw własności intelektualnej konkurenta.

Praktyczne wskazówki dla przedsiębiorców

Zanim w naszym kraju kwestia jednoczesnej podwójnej ochrony zostanie należycie uregulowana prawnie – polscy przedsiębiorcy chcący odnieść maksimum korzyści z narzędzi w postaci patentów polskich (krajowych) i europejskich powinni zwrócić uwagę, aby:

1. odpowiednio przygotować opis zgłoszeniowy, w tym – właściwie zredagować zastrzeżenia patentowe, aby wykorzystać prawo pierwszeństwa, uzyskać patent, a po jego uzyskaniu – mieć praktyczną możliwość poszukiwania ochrony na jego podstawie;
2. świadomie i w skoordynowany sposób prowadzić postępowania przed UPRP i EPO – ważąc korzyści i koszty (por. omówione wcześniej scenariusze 1, 2 i 3).
   Wobec złożoności i wielowątkowości zasygnalizowanych powyżej aspektów istotne będzie również wsparcie specjalistów doświadczonych w tym zakresie – rzeczników patentowych zawodowo występujących przed UPRP i EPO, a także radców prawnych lub adwokatów z doświadczeniem dotyczącym patentów. Okoliczność tę dostrzegł również polski ustawodawca, który w sprawach o ochronę praw własności intelektualnej w lipcu 2020 roku wprowadził (poza kilkoma wyjątkami) zasadę obowiązkowego zastępstwa profesjonalnego pełnomocnika.
   

Marek Oleksyn partner, radca prawny ROA Rasiewicz Oleksyn & Associates
Jakub Sielewiesiuk partner, rzecznik patentowy, europejski rzecznik patentowy AOMB Polska