Co zrobić po otrzymaniu listu ostrzegawczego? Case study zarzutu naruszenia wzoru przemysłowego

Otrzymanie pisma wzywającego do zaprzestania naruszeń praw wyłącznych (np. do zarejestrowanego wzoru przemysłowego) może być bardzo trudnym momentem dla przedsiębiorcy. Miesiące pracy nad produktem, strategią biznesową oraz wcieleniem jej w życie zostają skonfrontowane z niespodziewaną perspektywą całkowitej rezygnacji z realizowanego projektu. W pierwszym odruchu osoba otrzymująca tego typu wezwanie często skłania się ku akceptacji niekorzystnych dla niej żądań drugiej strony, aby uniknąć potencjalnych konsekwencji. Ale czy jest to jedyna możliwa droga?

Czym są listy ostrzegawcze?

List ostrzegawczy to oficjalne pismo przedsądowe wystosowane najczęściej przez uprawnionego do wcześniejszego zarejestrowanego wzoru przemysłowego lub jego pełnomocnika. W treści pisma zazwyczaj zostają sformułowane zarzut naruszenia konkretnych praw wyłącznych z ich wskazaniem, żądania względem drugiej strony oraz wskazany termin na udzielenie odpowiedzi i konsekwencje w przypadku ewentualnego braku informacji zwrotnej.

Powszechnie spotykane formy takich pism to wezwanie do zaprzestania naruszeń (tzw. Cease and Desist), list ostrzegawczy, wezwanie do podjęcia negocjacji/ugody, wezwanie do zapłaty. Mogą różnić się między sobą zakresem żądań oraz celem, do jakiego dąży uprawniony.

Co powinieneś więc zrobić, jeśli takie pismo już otrzymałeś? Z pewnością nie należy go ignorować. Nie oznacza to jednak, że musisz od razu zgodzić się na wszystkie żądania drugiej strony. Dlaczego? Choć sytuacja na pierwszy rzut oka może wydawać się oczywista, to w rzeczywistości zapewne jest dużo bardziej złożona. Warto przy tym pamiętać, że nie każde działanie (nawet wiążące się z używaniem zarejestrowanego wzoru osoby trzeciej) stanowi naruszenie.

“Dozwolony użytek” wzoru przemysłowego

Chociaż rejestracja wzoru przemysłowego przyznaje uprawnionemu pewien zakres wyłączności w jego komercyjnej eksploatacji, nie jest ona absolutna. Wielu prawodawców (w tym prawodawca unijny) przewiduje pewne wyjątki, które pozwalają na korzystanie z wzorów przemysłowych bez konieczności uzyskania uprzedniej zgody uprawnionego.

Do najważniejszych wyjątków wskazanych w unijnym Rozporządzeniu w sprawie wzorów wspólnotowych należą:

Takie działania nie stanowią naruszenia, jeśli są zgodne z praktykami uczciwego handlu i nadmiernie nie utrudniają uprawnionemu zwykłego wykorzystywania wzoru przemysłowego. Co jednak w przypadku, w którym żaden z wyjątków nie znajduje zastosowania?

Rejestracja wzoru przemysłowego ≠ nowość i indywidualny charakter

Warto pamiętać również, że przesłankami ochrony wzoru przemysłowego jest nowość oraz indywidualny charakter. Choć mogłoby się wydawać, że każdy zarejestrowany wzór przemysłowy spełnia te przesłanki, to w rzeczywistości ocena ta jest bardziej skomplikowana. Wynika to w dużej mierze z przebiegu procesu rejestracyjnego.

Ze względu na charakterystykę przedmiotu ochrony, jakim jest wzór przemysłowy, organ odpowiedzialny za rejestrację na danym terytorium bardzo często nie przeprowadza merytorycznego badania zgłoszeń pod kątem spełnienia przesłanek nowości i indywidualnego charakteru (dzieje się tak m.in. w przypadku zgłoszeń do EUIPO). Zarejestrowane wzory korzystają więc z domniemania spełnienia tych przesłanek, ale można je obalić w procedurze unieważnienia wzoru.

Jeżeli zostaną przedstawione dowody braku nowości i/lub indywidualnego charakteru, a procedura zakończy się unieważnieniem wzoru, to bezprzedmiotowe okażą się wszelkie zarzuty dotyczące jego ewentualnych naruszeń.

Wniosek o unieważnienie zarejestrowanego wzoru może mieć też inne podstawy, jednak najczęstszą jest właśnie niespełnienie przesłanki nowości (np. w sytuacjach, w których towary inkorporujące wzór były oferowane przed datą zgłoszenia).

Pomoc Rzecznika Patentowego w przypadku otrzymania listu ostrzegawczego

Jeśli otrzymałeś list ostrzegawczy, wezwanie do zaprzestania naruszeń i nie wiesz, jak powinieneś działać, możesz zwrócić się do Rzecznika Patentowego. Rzecznik Patentowy dokładnie przeanalizuje okoliczności sprawy i zaproponuje dopasowaną do danej sytuacji strategię. Może również pośredniczyć w negocjacjach z drugą stroną, dążąc do wypracowania korzystnego rozstrzygnięcia.

Nie musisz zostawać więc w tej sytuacji sam. Profesjonalna pomoc Rzecznika Patentowego może nie tylko usprawnić przebieg działań po otrzymaniu listu ostrzegawczego, ale również rozszerzyć perspektywę na czynniki, które mogą całkowicie zmienić końcowy rezultat.