Referencyjne używanie znaków towarowych

Z tego wpisu dowiesz się, czym jest referencyjne używanie znaków towarowych i w jakich sytuacjach możesz legalnie posługiwać się cudzą, zastrzeżoną nazwą lub logo. Wyjaśniamy, kiedy jest to niezbędne do opisu własnych produktów lub usług, na przykład części zamiennych, i jakie warunki należy spełnić, aby takie działanie było zgodne z uczciwymi praktykami rynkowymi. Przedstawiamy również różnice między polskimi przepisami a unijnymi regulacjami w tym zakresie.

Produkowanie części zastępczych, akcesoryjnych czy świadczenie usług naprawczych przez wielu wytwórców jest powszechną i dozwoloną przez prawo praktyką. Z tego powodu, ustawodawca musiał zezwolić na wkroczenie w zakres wyłącznego prawa ochronnego na znak towarowy i pozwolić osobom trzecim na korzystanie z cudzego znaku towarowego w obrocie gospodarczym, w celu poinformowania o przeznaczeniu i charakterze oferowanych produktów czy też świadczonych usług.

Referencyjne używanie znaków towarowych uregulowane w art. 156 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 p.w.p. jest jedną z form ograniczenia prawa ochronnego. Obok ograniczenia opisowego zalicza się do tzw. „dozwolonego użytku informacyjnego” znaków towarowych. Na poziomie unijnym jego odpowiednikiem jest art. 14 ust. 1 lit. c oraz ust. 2 rozporządzenia nr 2017/1001, także art. 14 ust. 1 lit. c oraz ust. 2 dyrektywy nr 2015/2436/UE.

Głównym powodem wyłączenia prawa ochronnego jest potrzeba ochrony interesów konkurentów oraz nabywców towarów.

Zgodnie z art.  156 ust. 1 pkt 3 p.w.p.: Prawo ochronne na znak towarowy nie daje uprawnionemu prawa zakazywania używania w obrocie przez inne osoby zarejestrowanego oznaczenia lub oznaczenia podobnego, jeżeli jest to konieczne dla wskazania przeznaczenia towaru, zwłaszcza gdy chodzi o oferowane części zamienne, akcesoria lub usługi.

Używanie to musi być zatem konieczne, a ponadto, dozwolone jest tylko wówczas, gdy jest zgodne z uczciwymi praktykami w przemyśle i handlu.

Na marginesie należy wskazać, że dyrektywa nr 2015/2436/UE wprowadziła zmiany w zakresie tego przepisu – art. 14 ust. 1 lit. c stanowi, że: „właściciel znaku towarowego nie jest uprawniony do zakazania osobie trzeciej używania w obrocie handlowym znaku towarowego do celów wskazania lub odniesienia się do towarów lub usług jako towarów lub usług właściciela danego znaku towarowego, w szczególności w przypadku gdy użycie tego znaku towarowego jest niezbędne do wskazania przeznaczenia towarów lub usług, w szczególności jako akcesoriów lub części zamiennych”.

W związku z tym, zgodnie z przepisem wspomnianej dyrektywy przesłanka konieczności / niezbędności użycia nie jest już warunkiem, którego spełnienie gwarantuje możliwość korzystania z cudzego znaku towarowego w ramach ograniczenia prawa ochronnego. Z tego powodu, należy mieć na uwadze, że przepis art. 156 ust. 1 pkt 3 p.w.p. nie jest w pełni zgodny z treścią art. 14 ust. 1 lit. c dyrektywy 2015/2436/UE.

Trybunał Sprawiedliwości UE w wyroku sprawie C-63/97 BMW wskazał, że jeśli niezależny przedsiębiorca specjalizuje się w konserwacji i naprawie samochodów marki BMW, to w praktyce nie może zostać przekazać klientom tej informacji w inny sposób niż poprzez użycie znaków towarowych BMW.

Dzięki opisywanemu ograniczeniu konsumenci mogą dokonać wyboru spośród wielu różnych towarów lub usług – w przeciwnym razie, skazani byliby tylko na zakup części oryginalnych, które niejednokrotnie są o wiele droższe od towarów ekwiwalentnych.

Wymienienie części zamiennych, akcesoriów i usług w art. 156 ust. 1 pkt 3 p.w.p. ma jednak charakter jedynie przykładowy, o czym świadczy wyrażenie „zwłaszcza gdy chodzi o…”.  Istnieje zatem możliwość, by informacja osoby trzeciej o przeznaczeniu towarów lub usług dotyczyła również innych form. W doktrynie wskazuje się, że w praktyce można wyodrębnić trzy grupy przypadków.

1. Do pierwszej grupy należy używanie cudzego znaku towarowego dla wspomnianych już części zamiennych i akcesoriów. Odnosi się to zatem do takiego stosowania dwóch, uzależnionych od siebie produktów, w którym jeden z nich musi być opatrzony cudzym znakiem, ze względu na brak innej możliwości poinformowania klientów o jego przeznaczeniu.  
2. Do drugiej grupy można zaliczyć towary, które mogą funkcjonować zarówno osobno, jak i łącznie. Towary te są ze sobą kompatybilne, ale pochodzą od innych producentów np. komputer i system operacyjny.
3. Do trzeciej grupy zalicza się informowanie za pomocą znaku towarowego o przeznaczeniu danej usługi (usługi naprawcze, diagnostyczne, konserwacyjne, w odniesieniu do towarów opatrzonych cudzym znakiem towarowym)

Wyjaśniając przesłankę konieczności TSUE w wyroku w sprawie C-228/03 Gillette orzekł, że zostaje ona spełniona, jeżeli użycie cudzego znaku przez osobę trzecią stanowi jedyny sposób na przekazanie klientom zrozumiałej i kompletnej informacji o przeznaczeniu towaru. Ponadto, należy sprawdzić, czy w danym przypadku możliwe są inne sposoby na jej podanie, np. istnienie standardów technicznych, czy norm powszechnie stosowanych wobec danego rodzaju towarów (takimi standardami technicznymi mogłyby być np. kody identyfikacyjne dla opon, które umożliwiałyby potencjalnemu nabywcy rozróżnienie, jaki rodzaj opon jest odpowiedni dla jego samochodu). Badanie czy użycie cudzego znaku towarowego było rzeczywiście jedyną metodą na przekazanie informacji o przeznaczeniu opisanego towaru, leży w kwestii sądów krajowych. W rezultacie wyroku w sprawie Gillette przyjmuje się, że ocena powinna uwzględniać to, czy konieczne było użycie wszystkich elementów znaku towarowego i czy można było przekazać informację bez zastosowania pewnych elementów znaku towarowego.

Należy się zgodzić ze stanowiskiem, że w większości przypadków wystarczające jest użycie cudzego znaku towarowego w celu poinformowania o przeznaczeniu własnych towarowych w formie słownej, a nie słowno-graficznej czy graficznej (jednak od tej zasady również mogą zdarzać się wyjątki).

W jednym z wyroków SN wskazał, że użycie cudzego znaku towarowego nie może prowadzić do powstania mylnego wrażenia co do istnienia powiązań gospodarczych, pomiędzy podmiotem uprawionym do używania znaku towarowego a osobą trzecią. Jako takie działanie, zdaniem SN, można zakwalifikować używanie znaków słowno-graficznych w takiej samej lub bardzo podobnej formie, w jakiej robią to autoryzowani dealerzy (umieszczanie znaków towarowych na budynkach punktów sprzedaży i serwisu), gdyż prowadzi do mylnego wrażenia o stosunkach gospodarczych i tym samym wykracza poza zakres dozwolonego używania oznaczenia w celu informacyjnym.

Wymóg zgodności z uczciwymi praktykami w przemyśle i handlu

Aby osoba trzecia mogła powołać się na omawiane ograniczenie prawa ochronnego musi zostać spełniony wspomniany już warunek przewidziany w art. 156 ust. 2 p.w.p.

Zgodnie z podanym przepisem: Używanie oznaczeń wskazanych w ust. 1 jest dozwolone tylko wówczas, gdy jest zgodne z uczciwymi praktykami w przemyśle i handlu.

Warunek ten ma na celu przede wszystkim poszanowanie interesów właścicieli znaków towarowych.

Interpretacja tego pojęcia ma miejsce w konkretnym sporze, a jego ostateczne dookreślenie jest uzależnione od badanych okoliczności.

TSUE w wyroku w sprawie C-228/03 Gillette dokonał interpretacji przesłanki zgodności z uczciwymi praktykami rynkowymi. W orzeczeniu tym stwierdził, że używanie znaku towarowego jest niezgodne z uczciwymi praktykami w handlu i przemyśle w szczególności wtedy, gdy:

1. jest dokonywane w taki sposób, że może sprawiać wrażenie istnienia powiązań gospodarczych między osobą trzecią a właścicielem znaku towarowego,
2. narusza wartość znaku poprzez osiąganie nieuzasadnionych korzyści wynikających z jego charakteru odróżniającego albo renomy,
3. prowadzi do dyskredytacji lub oczerniania znaku,
4. osoba trzecia przedstawia swój towar jako imitację lub replikę towaru oznaczonego znakiem towarowym, którego nie jest właścicielem.

Przy czym Trybunał zaznaczył, że dokonując analizy powyższych działań, sąd krajowy powinien uwzględnić okoliczności konkretnego postępowania, czyli:

• całościowy wygląd towaru sprzedawanego przez osobę trzecią, a w szczególności na sposób uwidocznienia znaku towarowego, którego osoba trzecia nie jest właścicielem,
• sposób w jaki ukazana została różnica pomiędzy tym znakiem a znakiem towarowym lub oznaczeniem należącym do osoby trzeciej,
• starania, jakie osoba trzecia podjęła celem upewnienia się, że konsument odróżni jej towary od towarów oznaczonych znakiem, którego nie jest ona właścicielem.

Dodatkową okolicznością wpływającą na ocenę zgodności z uczciwymi praktykami rynkowymi, jest przedstawienie przez osobę trzecią swoich towarów w sposób świadczący, że dorównują one jakością lub mają podobne właściwości, co towary osoby uprawionej do znaku, którego używa osoba trzecia.

Należy zwrócić uwagę także na inne formy używania referencyjnego znaków towarowych, czyli: używanie znaku towarowego w reklamie porównawczej oraz w reklamie kontekstowej AdWords.

Użycie znaku towarowego w reklamie porównawczej

Artykuł 16 ust. 3 u.z.n.k. zawiera definicję normatywną reklamy porównawczej.

W świetle tego przepisu: Reklama umożliwiająca bezpośrednio lub pośrednio rozpoznanie konkurenta albo towarów lub usług oferowanych przez konkurenta, zwana dalej „reklamą porównawczą”, stanowi czyn nieuczciwej konkurencji, jeżeli jest sprzeczna z dobrymi obyczajami. Reklama porównawcza nie jest sprzeczna z dobrymi obyczajami, jeżeli łącznie spełnia następujące przesłanki:

1. nie jest reklamą wprowadzającą w błąd, o której mowa w ust. 1 pkt 2;
2. w sposób rzetelny i dający się zweryfikować na podstawie obiektywnych kryteriów porównuje towary lub usługi zaspokajające te same potrzeby lub przeznaczone do tego samego celu;
3. w sposób obiektywny porównuje jedną lub kilka istotnych, charakterystycznych, sprawdzalnych i typowych cech tych towarów i usług, do których może należeć także cena;
4. nie powoduje na rynku pomyłek w rozróżnieniu między reklamującym a jego konkurentem ani między ich towarami albo usługami, znakami towarowymi, oznaczeniami przedsiębiorstwa lub innymi oznaczeniami odróżniającymi;
5. nie dyskredytuje towarów, usług, działalności, znaków towarowych, oznaczeń przedsiębiorstwa lub innych oznaczeń odróżniających, a także okoliczności dotyczących konkurenta;
6. w odniesieniu do towarów z chronionym oznaczeniem geograficznym lub chronioną nazwą pochodzenia odnosi się zawsze do towarów z takim samym oznaczeniem;
7. nie wykorzystuje w nieuczciwy sposób renomy znaku towarowego, oznaczenia przedsiębiorstwa lub innego oznaczenia odróżniającego konkurenta ani też chronionego oznaczenia geograficznego lub chronionej nazwy pochodzenia produktów konkurencyjnych;
8. nie przedstawia towaru lub usługi jako imitacji czy naśladownictwa towaru lub usługi opatrzonych chronionym znakiem towarowym, chronionym oznaczeniem geograficznym lub chronioną nazwą pochodzenia albo innym oznaczeniem odróżniającym.

Wydaje się, że wręcz reklama porównawcza wymaga posługiwania się znakami towarowymi. Nie można przeprowadzić porównania towarów bez odwołania do oznaczeń odróżniających je na rynku. Z tego powodu używanie znaków towarowych w reklamie porównawczej można zakwalifikować jako kolejną formę dozwolonego używania znaków towarowych w celach informacyjnych. Jednak nie każde tego typu użycie będzie zgodne z prawem.

Zawarty w art. 16 ust. 3 pkt 1-8 u.z.n.k., katalog wskazuje przesłanki, które muszą zostać spełnione, aby reklama porównawcza nie była sprzeczna z dobrymi obyczajami i tym samym nie stanowiła czynu nieuczciwej konkurencji. Punkty 4-5 i 7-8 odnoszą się bezpośrednio do użycia znaku towarowego.

Interesującym zagadnieniem jest relacja przepisów u.z.n.k. do p.w.p. Zgodnie z wyrokami TSUE w sprawach C-533/06 O2 Holdings oraz C-487/07 L’Oréal, ocena dopuszczalności reklamy porównawczej, w której został użyty znak towarowy konkurenta jest przeprowadzana w pierwszej kolejności pod kątem zgodności z wymogami zawartymi art. 4 dyrektywy nr 2006/114/WE. W polskim porządku prawnym odpowiednikiem tego przepisu jest wspomniany art. 16 ust. 3 u.z.n.k.

Powyższe oznacza, że gdy zawarte w tych przepisach przesłanki zostaną spełnione, właściciel znaku towarowego nie może zakazać osobie trzeciej użycia swojego znaku towarowego w reklamie porównawczej, ponieważ stanowi ono ograniczenie prawa ochronnego na znak towarowy. Natomiast, jeżeli wspomniane wymogi nie zostały spełnione, ocena dopuszczalności użycia znaku towarowego w reklamie porównawczej badana jest na podstawie przepisów dotyczących znaków towarowych.

Podkreślenia wymaga, że zgodnie z art. 10 ust. 3 lit. f dyrektywy nr 2015/2436/UE oraz art. art. 9 ust. 3 lit. f rozporządzenia nr 2017/1001 właściciel prawa wyłącznego do znaku może zakazać używania oznaczenia w reklamie porównawczej w sposób sprzeczny z dyrektywą 2006/114/WE. 

Zatem, w polskim porządku prawnym używanie znaku towarowego w reklamie porównawczej w sposób sprzeczny z wymogami przewidzianymi w art. art. 16 ust. 3 pkt 1-8 u.z.n.k, może stanowić naruszenie prawa ochronnego do znaku towarowego.

Użycie znaku towarowego w reklamie kontekstowej AdWords

Inną z form referencyjnego używania znaku towarowego w Internecie jest używanie go w reklamie kontekstowej AdWords, czyli usłudze oferowanej przez Google. Polega ona na wykorzystaniu słów kluczowych związanych najczęściej z prowadzoną przez reklamodawcę działalnością gospodarczą. Po wpisaniu przez internautę w wyszukiwarkę Google wybranych przez siebie słów-kluczy, zostaną wyświetlone linki reklamowe przedsiębiorców, którzy wcześniej zastrzegli sobie owe słowo lub wyrażenie.

Podsumowując, używanie cudzego znaku towarowego celu wskazania przeznaczenia towaru umożliwia zapewnienie niezbędnej ochrony dla interesów konkurentów oraz finalnych nabywców towarów. Co istotne, do ograniczenia może dojść tylko pod warunkiem uszanowania podstawowych interesów uprawionych