Czy sekwencja liter lub cyfr może być znakiem towarowym?

Przy zgłoszeniu znaków towarowych należy liczyć się z tym, że Urząd będzie badał znaki pod kątem bezwzględnych podstaw odmowy rejestracji. W postępowaniu dotyczącym unijnego znaku towarowego (EUTM) podstawą tego badania jest art. 7 Rozporządzenia 2017/1001. Przepis ten zawiera listę oznaczeń, którym odmawia się rejestracji „z urzędu”.

Dlatego warto pamiętać, że w wielu przypadkach samo zgłoszenie to dopiero początek – prawdziwa walka o markę zaczyna się w momencie otrzymania zastrzeżeń ze strony EUIPO.

Brak charakteru odróżniającego – art. 7 ust. 1 lit. b Rozporządzenia 2017/1001

Jedną z najczęściej przywoływanych przez Urząd podstaw odmowy jest art. 7 ust. 1 lit. b Rozporządzenia 2017/1001. Zgodnie z tym przepisem, do rejestracji nie dopuszcza się znaków pozbawionych jakiegokolwiek charakteru odróżniającego. Wbrew pozorom, całkiem sporo firm próbuje chronić oznaczenia, które już na pierwszy rzut oka wydają się pozbawione zdolności odróżniającej.

Jednym z przykładów takiego znaku jest znak „ZHWYJBCY” (nr 019174105) zgłoszonym dla towarów w klasie 21 i 28. Nie jest dużym zdziwieniem, że zgłoszenie to otrzymało powiadomienie o odmowie rejestracji ze strony EUIPO. Urząd podniósł, że znak jest niemożliwą do zapamiętania sekwencją liter, która nie posiada znaczenia w żadnym języku UE. W konsekwencji EUIPO wydało wstępne powiadomienie o odmowie rejestracji na podstawie art. 7 ust. 1 lit. b Rozporządzenia 2017/1001, w związku z jego brakiem charakteru odróżniającego. Niestety nie dowiemy się jakie mogłyby być dalsze losy tego znaku. Zgłaszający nie zdecydował się na przedstawienie uwag ani dowodów w odpowiedzi na pismo Urzędu. Przez tę bierność EUIPO automatycznie podtrzymało odmowę i odrzuciło zgłoszenie. To najkrótsza droga do utraty szansy na ochronę marki.

Strategia ofensywna: Case Study Inditex

Zupełnie inaczej potoczyła się sprawa znaku „26 1 18 1” (nr 018602474), zgłoszonego przez Inditex S.A. (właściciela marki ZARA). Urząd początkowo wysunął identyczne argumenty: uznał, że sekwencja cyfr jest niespójna, trudna do zapamiętania i nie pełni funkcji identyfikacyjnej w rozumieniu art. 7 ust. 1 lit. b Rozporządzenia 2017/1001.

Jednak w tym przypadku Zgłaszający, który oczywiście jest bardzo dużym podmiotem postanowił walczyć. W obszernej odpowiedzi pełnomocnicy Zgłaszającego wyjaśnili, że cyfry odpowiadają literom słowa „ZARA” (26=Z, 1=A, 18=R, 1=A). Co istotne, celnie wypunktowali Urząd, wskazując, że „łatwość zapamiętania”, nie jest wymogiem ustawowym dla unijnego znaku towarowego. Przedstawiono również dowody na aktywne używanie znaku na rynku (zdjęcia produktów: bluzek i czapek), co dowodziło, że konsumenci faktycznie mieli możliwość poznania oznaczenia.

Zgłaszający powołał się także na precedensy, takie jak kultowy znak “501” marki Levi’s jako dowód na skuteczność tego typu znaków w branży modowej. Przedstawiono również inne wcześniejsze zgłoszenia w przypadku, których Urząd nie podniósł obiekcji takie jak m.in. zgłoszenie znaku „247365” nr 013390331 jak i zgłoszenie znaku „100-0-0-0” nr 017962859.

Na podstawie przykładów wielu decyzji Urzędu w podobnych sprawach Zgłaszający ukazał, że istnieje wiele precedensów, które pokazują, że EUIPO zasadniczo uznaje, że znaki składające się z cyfr lub kombinacji cyfr podobnych do zgłoszonego znaku towarowego mają wystarczającą zdolność odróżniającą, aby mogły być zarejestrowane w odniesieniu do tych samych produktów.

I tak po zapoznaniu się z odpowiedzią złożoną przez pełnomocnika Zgłaszającego EUIPO ostatecznie zaakceptowało rejestrację znaku „26 1 18 1” na terenie UE i znak ten do dziś pozostaje aktywny.  

Wnioski dla przedsiębiorców

Powyższe przykłady pokazują, że rejestracja znaku towarowego w UE to proces dynamiczny. Zastrzeżenia EUIPO nie muszą być wyrokiem – często są zaproszeniem do dialogu.

Oczywiście zawsze wszystko zależy od specyfiki danego przypadku. Nawet wspomniany znak „ZHWYJBCY” miałby szansę na obronę. Być może znak ten nie jest wcale zlepkiem przypadków liter, a w istocie jest zromanizowaną wersją akronimu nazwy chińskiej firmy. Gdyby Zgłaszający przedstawiłby dowody na używanie tego znaku w obrocie na terenie UE, losy w sprawie mogłyby być inne.

Sukces Inditexu pokazuje, że determinacja i pomoc profesjonalnego pełnomocnika pozwala “uratować” czasem nawet te znaki, które na starcie wydają się być skazane na porażkę.