NFT i Metaverse w zgłoszeniach znaków towarowych

Problemy związane z klasyfikacją towarów i usług związanych z NFT oraz Metaverse w zgłoszeniach znaków towarowych

Na przestrzeni ostatnich lat możemy zauważyć znaczny wzrost zainteresowania projektami opierającymi się o NFT oraz Metaverse. W 2021 r. świat obiegła informacja o uruchomieniu projektu MetaBirkins w ramach, którego wypuszczonych do nabycia zostało 100 NFT honorujących ikoniczne torebki francuskiego domu mody Hermès. Z kolei w marcu 2022 r. ogłoszono wirtualny Tydzień Mody w Metaverse Decentralandu. W ramach tego wirtualnego eventu uczestnicy mogli nabyć NFT przeznaczone do noszenia na swoich awatarach, sygnowane przez takie marki jak Tommy Hilfiger, Dolce&Gabanna czy Adidas.

Nie powinno więc dziwić, że wraz z coraz większą liczbą projektów opierających się o NFT czy Metaverse wiele światowych koncernów postanowiło zainwestować w ochronę swoich znaków towarów również na tym polu. Zjawisko to ma nawet odzwierciedlenie w oficjalnych statystykach urzędowych, które zostały opublikowane w ubiegłym roku przez EUIPO. Zgodnie z podanymi danymi w 2021 r. europejski Urząd miał przyjąć 1277 zgłoszeń związanych z NFT, a z kolei w 2022 r. już 1577 zgłoszeń związanych z NFT oraz 205 zgłoszeń związanych z Metaverse.

Wraz z opisanym wzrostem pojawiło się wiele pytań związanych z tym w jaki sposób należy zgłosić i zarejestrować znak towarowy, aby zapewnić sobie jak najskuteczniejszą ochronę wobec tego typu towarów czy usług. Oczywiście pytania te nie pozostały bez odpowiedzi i zostały ujęte w wytycznych wydanych przez EUIPO, ale również przez urzędy krajowe takie jak francuskie INPI czy brytyjskie IPO.

Dlaczego warto zwracać uwagę na poprawny wykaz towarów lub usług w zgłoszeniu znaku towarowego?

W przypadku znaków towarowych wykaz towarów i usług stanowi o całym zakresie ochrony jaki ma on zapewnić. Dzięki niemu jasnym jest wobec jakich towarów i usług dane oznaczenie jest chronione. Ponadto wykaz towarów i usług jest niezwykle ważnym czynnikiem podczas ewentualnego egzekwowania swoich praw wobec zgłoszeń innych znaków mogących naruszyć prawa właściciela wcześniejszej rejestracji. W związku z czym, kluczowym jest aby każdy wykaz z jednej strony w pełni ujmował istotę produktów lub usług w związku, z którymi ma być używane dane oznaczenie, ale również z drugiej strony nie powinien on być zbyt szeroki, aby nie narazić się na potencjalne roszczenia od innych uprawnionych.

Ta kwestia jest również widoczna w przypadku zgłoszeń znaków towarowych związanych z NFT czy Metaverse. W ostatnim czasie mogliśmy zobaczyć jak bardzo istotny jest wykaz towarów szczególnie na przykładzie niedawnego sporu (B 003178952) jaki pojawił się między markami Jaguar oraz Puma. Spór ten jest zaskakujący ze względu na to, że obie firmy w rzeczywistym świecie zajmują się produkcją i sprzedażą kompletnie innych produktów oraz innymi usługami przez co powinny w spokojny sposób współistnieć na rynku. Niemniej na początku ubiegłego roku Puma zgłosiła w EUIPO swoje słynne oznaczenie dla produktów związanych z NFT oraz Metaverse w klasie 9. Warto podkreślić, że Jaguar już wcześniej zgłosił swoje równie słynne logo dla podobnych produktów i tak narodził się konflikt pomiędzy obiema markami. Na ten moment oczywiście nie wiemy w jaki sposób zakończy się ta sprawa, w związku z tym, że postępowanie sprzeciwowe przed EUIPO wobec zgłoszenia znaku Puma nadal trwa. Niemniej ta sprawa wydaje się być idealnym przykładem tego jak ważnym jest, aby w przemyślany sposób przygotować swój wykaz towarów i usług w szczególności, kiedy odnosi się on do NFT czy Metaverse.

Klasyfikacja towarów związanych z NFT w zgłoszeniu znaku towarowego

Obowiązująca od 1 stycznia 2023 r. dwunasta edycja Klasyfikacji nicejskiej wprowadziła termin „Pliki cyfrowe do pobrania uwierzytelnione za pomocą niewymienialnych tokenów [NFT]”, który został zakwalifikowany do klasy 9. W tym miejscu należy podkreślić, że zgodnie z opublikowaną praktyką EUIPO termin „niewymienialnych tokenów [NFT]” ze względu na wszelakość możliwych jego zastosowań sam w sobie nie jest wystarczająco jasny i precyzyjny. W związku z czym, aby prawidłowo ująć go w wykazie towarów dla zgłoszenia danego znaku taki termin należy dookreślić np. poprzez opisanie do czego się odnosi. Jako przykład akceptowalnego terminu europejski Urząd podaje termin „cyfrowe dzieła sztuki do pobrania, uwierzytelniona przez NFT”. Zgodnie z wytycznymi termin ten również powinien zostać zakwalifikowany do klasy 9 jako, że odnosi się on do plików możliwych do pobrania, a zgodnie z praktyką Urzędu wszelkie tego typu towary mają swoje miejsce właśnie w tej klasie.

Podejście europejskich urzędów do NFT

Jednakże w tym kontekście powstaje pytanie – czy NFT związane z innymi towarami, które nie są wirtualnymi dobrami powinny zostać również zakwalifikowane do klasy 9? O ile ta kwestia nie została ujęta w wytycznych europejskiego organu, o tyle na ten temat wypowiedział się francuski urząd INPI. I tak według praktyki opublikowanej przez ten Urząd w przypadku terminu takiego jak np. „pliki cyfrowe uwierzytelnione przez niewymienialne tokeny (NFT) reprezentujące odzież i obuwie do użytku w środowisku wirtualnym” rzeczywiście odpowiednia będzie klasa 9. Jednak w przypadku użycia takiego sformułowania jak np. „odzież i obuwie uwierzytelniona przez niewymienialne tokeny (NFT)” francuski Urząd wskazuje, że odpowiednią klasą będzie jednak klasa 25, która jest stosowna właśnie dla wszelakiego rodzaju odzieży czy obuwia.

Z takim samym podejściem możemy się spotkać również w opublikowanych przez brytyjski Urząd IPO wytycznych. Tutaj z kolei jako przykład sformułowania związanego z NFT, ale w istocie dotyczącego realnego towaru podaje się termin „dzieła sztuki, uwierzytelnione przez niewymienialne tokeny”, który według brytyjskiego Urzędu powinien zostać zakwalifikowany do klasy 18, która jest odpowiednia dla szeroko rozumianych dzieł sztuki.

W związku z czym, możemy zauważyć pewną stałą praktykę wśród europejskich urzędów – jeżeli dany termin w wykazie związany z NFT w istocie odnosi się do plików cyfrowych odpowiednią klasą dla niego będzie klasa 9. Niemniej jeżeli taki termin pomimo powiązania z NFT w istocie dotyczy prawdziwych towarów takich jak np. dzieła sztuki czy odzież powinien on zostać przydzielony do klasy odpowiedniej dla towaru istniejącego w rzeczywistym świecie.

Klasyfikacja wirtualnych towarów w zgłoszeniach znaków towarowych

Zgodnie z praktyką EUIPO wirtualne towary są rozumiane jako niefizyczne przedmioty do użytku online. Warto podkreślić, że również w tym przypadku europejski Urząd uznał terminy takie jak „towary do pobrania” czy „towary wirtualne” za zbyt ogólne i wskazał, że aby prawidłowo użyć ich w wykazie towarów lub usług w zgłoszeniu znaku powinny zostać one odpowiednio doprecyzowane – czy to jako towary same w sobie w klasie 9 czy w odniesieniu do usług handlu detalicznego ujętego w klasie 35. Jako akceptowalne sformułowania Urząd podaje takie terminy jak – „towary do pobrania, a mianowicie pliki multimedialne do pobrania” w klasie 9 czy „sprzedaż detaliczna odzieży wirtualnej” w klasie 35. Również francuski Urząd w swoich wytycznych przestrzega, iż sformułowania takie jak „wirtualne towary/wirtualne aktywa” lub „towary wirtualne, a mianowicie odzież” mogą się okazać zbyt ogólne na potrzeby zgłoszenia znaku towarowego.

Warto zaznaczyć, że zgodnie z przedstawioną w poprzednim paragrafie logiką po mimo, że niektóre wirtualne towary mogą odnosić się do np. obuwia czy torebek, to nadal powinny one zostać zakwalifikowane do klasy 9. Dzieje się tak ze względu na to, że po mimo, że tego typu towary w wirtualnym świecie mogą przedstawiać torebki czy obuwie, to w rzeczywistości składają się one zasadniczo z cyfrowych danych, które zwyczajowo przypisujemy właśnie w tej klasie.

W swoich wytycznych INPI jako przykład dopuszczalnego sformułowania przedstawił termin – „wirtualne towary do pobrania, mianowicie programy komputerowe zawierające odzież, do użytku online i w wirtualnych światach online”, który zostanie zakwalifikowany do klasy 9 jako, że w tym przypadku wirtualne towary są rozumiane jako programy komputerowe.

Klasyfikacja usług związanych z NFT czy Metaverse w zgłoszeniu znaku towarowego

O ile w przypadku towarów związanych z NFT czy wirtualnych towarów wyraźnie widać, że przede wszystkim powinny być one związane z klasa 9, taka jasna praktyka nie pojawia się w przypadku usług. W swoich wytycznych EUIPO wskazało jedynie, że usługi związane z wirtualnym towarami czy świadczone online powinny zostać sklasyfikowane zgodnie z panującymi zasadami klasyfikacji biorąc przy tym pod uwagę  charakter tej usługi oraz jej wpływ na świat rzeczywisty.

Można zauważyć, że kwestia poprawnego sklasyfikowania tego typu usług może być bardziej zawiła i podchwytliwa niż w przypadku samych towarów. Przykładowo usługa przenoszenia awatara z jednej lokalizacji do drugiej w wirtualnej rzeczywistości pomimo, że naśladuje usługi transportowe, które sklasyfikowane są w klasie 39, w świecie rzeczywistym jej celem jest w istocie rozrywka przez co zgodnie z podejściem europejskiego Urzędu powinna być sklasyfikowana w klasie 41 właściwej dla wszelakich usług rozrywkowych. Podobny przykład został również przedstawiony w wytycznych brytyjskiego Urzędu, który wskazał, że usługa konsumpcji jedzenia i napoi przez awatary w Metaverse nie będzie stanowić usługi zaopatrywania w żywność i napoje, która zwyczajowo powinno zostać zakwalifikowana w klasie 43.

W tym kontekście warto również zwrócić uwagę na przestrogę przedstawioną przez francuski Urząd w swoich wytycznych zgodnie, z którą zgłaszający powinni wystrzegać się terminów, które mogą odnosić się w istocie do kilku typów usług. Przykładem takiego sformułowania jest termin „Usługi rozrywkowe, a mianowicie  dostarczanie wirtualnych towarów, takich jak perfumy, dzieła sztuki, cyfrowe przedmioty kolekcjonerskie i niezamienne tokeny do celów rekreacyjnych”. Jak wskazano takie określenie nie może zostać zaakceptowane przez Urząd ponieważ z jego treści wynika, że odnosi się równocześnie do takich usług jak – usługi rozrywkowe z klasy 41, usługi sprzedaży z klasy 35 czy usługi transmisji plików cyfrowych z klasy 38. Dodatkowo warto podkreślić, że takie sformułowanie przede wszystkim sprawia trudność ponieważ jego doprecyzowanie może być niezwykle trudne do wykonania bez rozszerzenia lub zmienienia zakresu pierwotnego zgłoszenia znaku towarowego, co z kolei zgodnie z podstawowymi zasadami w reżimie znaków towarowych nie jest możliwe.

W związku z czym, podczas przygotowywania wykazu usług warto wykazać się szczególną ostrożnością przy tworzeniu tego typu sformułowań.

Czy warto chronić znaki towarowe w kontekście Metaverse i NFT?

Zdecydowanie warto rozważyć ochronę swojego oznaczenia również w kontekście towarów czy usług związanych z Metaverse lub NFT, co pokazuje praktyka wielkich marek, które w niedawnym okresie masowo zgłosiły swoje oznaczenia z uwzględnieniem właśnie tego typu produktów. Ostatnie wydarzenia pokazują tylko jak bardzo kluczowa staję się ochrona znaków towarów również w wirtualnym wymiarze. Niemniej podczas przygotowywania zgłoszenia znaku towarowego związanego z tego typu towarami czy usługami warto dokładnie przeanalizować swoją działalność w tym zakresie oraz rozważyć jaki mogą mieć wpływ również na świat rzeczywisty.

Autor: Marta Staudt