Czym jest wtórna zdolność odróżniająca znaku towarowego?

Wtórna zdolność odróżniająca (często nazywana „nabyciem zdolności odróżniającej w następstwie używania”) to sytuacja, w której oznaczenie, które początkowo nie mogło być znakiem towarowym (bo było np. zbyt proste lub opisowe), stało się nim dzięki intensywnemu korzystaniu z niego na rynku.

W świetle obowiązujących przepisów prawa, nie są rejestrowane znaki towarowe:
pozbawione jakiegokolwiek charakteru odróżniającego (oznaczenia niedystynktywne),
składające się wyłącznie z oznaczeń lub wskazówek mogących służyć w obrocie do oznaczania rodzaju, jakości, ilości, przeznaczenia, wartości, pochodzenia geograficznego lub czasu produkcji towaru lub świadczenia usługi, lub innych właściwości towarów lub usług (oznaczenia opisowe),
składające się wyłącznie z oznaczeń lub wskazówek, które weszły do języka potocznego lub są zwyczajowo używane w uczciwych i utrwalonych praktykach handlowych.

Od powyższego istnieje jednak wyjątek, zgodnie z którym takie znaki mogą zostać zarejestrowane pod warunkiem, że w następstwie używania uzyskały one charakter odróżniający w odniesieniu do towarów lub usług, dla których występuje się o rejestrację.

Nabycie charakteru odróżniającego oznacza zatem, że pomimo iż dane oznaczenie go początkowo nie miało dla konkretnych towarów i usług, to na skutek używania tego oznaczenia przez jego właściciela, znaczna część właściwego kręgu odbiorców, zaczęła postrzegać je jako oznaczenie służące do odróżniania danych towarów i usług, które pochodzi od konkretnego przedsiębiorcy.

Co istotne, znak towarowy zarejestrowany na skutek nabycia wtórnej zdolności odróżniającej korzysta z takiej samej ochrony, jak każdy inny znak towarowy.

Kwestia nabycia charakteru odróżniającego w wyniku używania znaku jest rozpatrywana wyłącznie na wniosek zgłaszającego znak towarowy, który może zostać złożony:
wraz ze zgłoszeniem znaku albo
najpóźniej w odpowiedzi na pierwszy zarzut eksperta dotyczący braku posiadania przez znak charakteru odróżniającego.

Jakie dowody są uznawane przy wtórnej zdolności odróżniającej?

Aby udowodnić, że znak nabył wtórną zdolność odróżniającą, zgłaszający musi przedstawić odpowiednie materiały dowodowe. Dowody muszą potwierdzać, że znak nabył zdolność odróżniającą na skutek używania go przed datą zgłoszenia znaku.

Ze względu na to, że podstawową funkcją znaku towarowego jest gwarantowanie pochodzenia towarów i usług, oceny nabytej wtórnej zdolności odróżniającej należy dokonywać w odniesieniu do konkretnych towarów i usług.

W świetle wytycznych EUIPO, dowody muszą:

Dowody, które nie spełniają tych wymogów, najprawdopodobniej będą niewystarczające do wykazania wtórnej zdolności odróżniającej.

Zgodnie z wytycznymi EUIPO, największe znaczenie dowodowe mają:

Ponadto, dowodami mogą być także: dane dotyczące sprzedaży, sprawozdania roczne, dane dotyczące obrotów, raporty dotyczące nakładów poniesionych na reklamę, faktury, czasopisma, katalogi, cenniki, materiały reklamowe (wycinki prasowe, plakaty, reklamy telewizyjne) wraz z dowodami potwierdzającymi ich zasięg i intensywność,

Powyższy katalog ma charakter przykładowy.

Zgodnie z orzecznictwem przy ocenie, czy znak nabył zdolność odróżniającą Urząd może wziąć pod uwagę takie czynniki jak:

Należy mieć na uwadze, że do wykazania wtórnej zdolności odróżniającej nie będą wystarczające np.

1. materiały dowodowe pozbawione daty i których nie można powiązać z konkretnym czasem,
2. materiały dowodowe niedotyczące terytorium, na którym ma zostać dokonane zgłoszenie,
3. materiały dowodowe z i spoza UE, które jednak nie pozwalają określić zakresu używania w UE (w przypadku, gdy wykazywana jest wtórna zdolność odróżniająca dla zgłoszenia znaku unijnego).

Dowody powinny wskazywać, kiedy rozpoczęło się używanie znaku oraz czy miało ono charakter ciągły. W przypadku przerwy w używaniu należy wskazać przyczyny nieużywania.

Co do zasady, aby znak mógł nabyć wtórną zdolność odróżniającą musi być używany w sposób długotrwały. Im dłużej konsumenci mieli styczność z danym oznaczeniem, tym większe szanse na to, że skojarzyli go jako pochodzący z konkretnego przedsiębiorstwa.

Podsumowując, dokonując oceny przedłożonego przez zgłaszającego materiału dowodowego urzędy będą ustalać, czy przed datą zgłoszenia znak nabył wtórną zdolność odróżniającą kierując się takimi kryteriami jak: zakres używania, terytorium, czas używania, docelowy krąg odbiorców czy długość używania.