Jakie dowody należy przedstawić, aby wykazać rzeczywiste używanie znaku towarowego?

W świetle obowiązujących przepisów prawa, po upływie pięciu lat od daty rejestracji polskiego lub unijnego znaku towarowego, rozpoczyna się obowiązek jego używania w sposób rzeczywisty dla wszystkich towarów lub usług, dla których został zarejestrowany.

Oznacza to, że po upływie pięciu lat od daty rejestracji znaku towarowego zainteresowana osoba trzecia może złożyć wniosek o wygaśnięcie jego ochrony. Wówczas, jeśli zgłaszający nie jest w stanie przedstawić dowodów używania znaku, jego ochrona zostaje wygaszona (w całości lub w części tj. dla określonych towarów lub usług).

Warto podkreślić, że po upływie pięciu lat od daty rejestracji znaku, Urzędy nie sprawdzają automatycznie, czy znaki towarowe są używane. Weryfikacja używania rzeczywistego odbywa się zatem na wniosek osoby trzeciej.

W naszej praktyce często spotykamy się z pytaniem ze strony naszych klientów, jak prawidłowo przygotowywać dowody na potrzeby ewentualnego wykazania rzeczywistego używania znaków towarowych.

W niniejszym artykule prezentujemy zatem praktyczne wskazówki, które zostały przygotowane na podstawie wytycznych EUIPO.

Co oznacza rzeczywiste używanie znaku towarowego?

W pierwszej kolejności konieczne jest wyjaśnienie, co tak naprawdę oznacza „rzeczywiste używanie znaku towarowego”, tym bardziej, że zarówno polskie, jak i unijne przepisy nie definiują tego pojęcia. Jego interpretacji należy zatem dokonywać na podstawie orzeczeń TSUE.

Znak towarowy jest używany w sposób rzeczywisty, gdy:

Ponadto, ocena rzeczywistego używania znaków jest dokonywana na podstawie konkretnych okoliczności danej sprawy i zależy między innymi od charakteru rozpatrywanych towarów lub usług, cech właściwego rynku oraz skali i częstotliwości używania znaku towarowego. Tym samym, nie zawsze znak musi być używany na dużą skalę, aby można było stwierdzić rzeczywiste używanie, ponieważ zależy to zwykle od właściwości danych towarów lub usług na danym rynku.

Jakie dowody należy przedstawić aby udowodnić używanie znaku?

Co istotne, rzeczywistego używania znaku towarowego nie można udowodnić na podstawie prawdopodobieństwa lub podejrzeń, lecz należy je wykazać w oparciu o solidne i obiektywne dowody potwierdzające skuteczne i wystarczające używanie znaku towarowego na danym rynku.

Dowody mające na celu udowodnienie używania rzeczywistego znaku muszą zawierać wskazania dotyczące towarów lub usług, miejsca, czasu, zakresu używania. Ciężar wykazania rzeczywistego używania spoczywa na uprawnionym, który w razie potrzeby musi przedstawić na tę okoliczność odpowiednie dowody.

Dowodami używania powinny być dokumenty i przedmioty mające znaczenie dowodowe, takie jak:

Lista ta ma charakter przykładowy.

Wnioski do składania oświadczenia o używaniu znaku towarowego

Podsumowując, istotne jest, aby znak towarowy był używany w sposób rzeczywisty, a dowody odnosiły się do używania znaku dla towarów lub usług objętych rejestracją, dotyczyły odpowiedniego miejsca i czasu. Ważne, aby dowody były opatrzone datą i dotyczyły rozpatrywanego okresu. Materiały niewskazujące daty nie są jednak zupełnie pozbawione wartości dowodowej, ponieważ mogą potwierdzać okoliczności wynikające z innych dowodów, np. katalogi mogą potwierdzać wygląd towarów ze znakiem, których zakup w relewantnym okresie potwierdzają faktury – ważne natomiast, aby na fakturach wskazany był znak razem z datą.

Co istotne, Urząd dokonuje ogólnej oceny przedstawionych dowodów w sposób łączny, uwzględniając wszystkie okoliczności konkretnej sprawy. Może zatem zdarzyć się, że poszczególne dowody nie będą wystarczające do wykazania używania wcześniejszego znaku towarowego, ale już wspólnie z innymi dokumentami i informacjami mogą świadczyć o takim używaniu.  

Zgodnie z orzecznictwem, nie jest natomiast możliwe ustalenie ogólnego progu ilościowego w celu określenia czy używanie miało charakter rzeczywisty czy też nie. Z jednej strony, należy wykazać chociaż minimalny zakres używania, z drugiej zaś interpretacja co oznacza minimalny zakres używania zależy od okoliczności konkretnej sprawy.

Ocena dowodów może też zależeć od wielkości przedsiębiorstwa. Innego obrotu wymaga się od wielkiego koncernu, a innego od przedsiębiorcy oferującego sprzedaż towarów w małej miejscowości.

Praktyczne przykłady dowodów wystarczających do wykazania rzeczywistego używania znaku towarowego

Wyrok Sądu UE z dnia 16.11.2011 r., w sprawie T-308/06, Buffalo Milke, ECLI:EU:T:2011:675

W niniejszej sprawie za dowód używania pozwalający na stworzenie i utrzymanie rynku zbytu dla produktów powszechnego użytku, tj. kremów do polerowania i preparatów do pielęgnacji skóry, uznano 9 faktur datowanych pomiędzy kwietniem 2001 r. a marcem 2002 r. Dokumenty te potwierdzały sprzedaż niewielkich partii wspomnianych produktów (12, 24, 36, 48, 60, 72 lub 144 sztuk) na kwotę około 1600 EUR, przy rocznym obrocie nieco ponad 1 000 000 EUR), na terytorium Niemiec, czyli największego rynku europejskiego, liczącego ok. 80 mln potencjalnych konsumentów.

Sąd uznał, że sprzedaż w tej skali była wystarczająca do wykazania rzeczywistego używania znaku.  

Wyrok SPI z dnia 27.09.2007 r., w sprawie T-418/03, La Mer Technology, ECLI:EU:T:2007:299

Z kolei w tej sprawie za wystarczający dowód używania zostało uznane 10 faktur o numerach znacznie od siebie oddalonych, pochodzących z okresu 33 miesięcy, obejmujących kilka linii produktów, których opakowania zawierały dany znak towarowy, na rzecz różnych odbiorców. Sąd stwierdził, że faktury te zostały przedstawione w celach ilustracyjnych dla ogólnej sprzedaży, jednak dokonana sprzedaż, choć niewielka, była wystarczająca do wykazania używania znaku towarowego.

Decyzja OHIM z dnia 26.01.2001 r., w sprawie nr 129/2001 dot. sprzeciwu nr B150039

W tym przypadku, Wydział Sprzeciwów uznał, że sprzedaż ok. 2000 pluszowych maskotek na rynku premium jest wystarczająca, aby wykazać rzeczywiste używanie znaku.  

Praktyczne przykłady dowodów NIEwystarczających do wykazania rzeczywistego używania znaku towarowego

Wyrok Sądu UE z dnia 16.07.2014 r., w sprawie T-196/13 Nanu-Nana Joachim Hoepp, ECLI:EU:T:2014:1065

W niniejszej sprawie za niewystarczające do wykazania używania znaków zostały uznane (złożone łącznie):

Pomimo że wszystkie produkty były oznaczone odpowiednim znakiem towarowym, materiały te zostały uznane za niewystarczające, ponieważ nie dołączono żadnych dowodów potwierdzających podane w oświadczeniu obroty, a przedstawione zdjęcia nie posiadały dat.

Decyzja Pierwszej Izby Odwoławczej OHIM z dnia 06.04.2011 r.,  w sprawie R 999/2010-1, Tautropfen, dot. sprzeciwu nr No B 1 030 164.

Za niewystarczający dowód używania zostało uznane 11 faktur potwierdzających sprzedaż łącznie 13 sztuk perfum w Hiszpanii w okresie od 2003 do 2005, których łączna wartość wyniosła 84,63 EUR.

Przy ocenie uwzględniono fakt, że towary dotyczyły przedmiotów codziennego użytku oraz były dostępne w przystępnej cenie.

Wyrok SPI z dnia 30.04.2008 r., w sprawie T-131/06, Sonia Rykiel, ECLI:EU:T:2008:135

Kolejnym przykładem nieprawidłowego wykazania używania znaków towarowego było przestawienie materiałów dowodowych potwierdzających sprzedaż łącznie 85 sztuk bielizny damskiej o wartości 432 EUR,  w okresie 13 miesięcy.

Dokonując oceny, Sąd uwzględnił fakt, że przedmioty były to towary codziennego użytku, sprzedawane w przystępnej cenie.

Podsumowanie

Podsumowując, właściciele znaków towarowych powinni mieć na uwadze, że po upływie 5 lat od daty rejestracji ich znaku, zainteresowane osoby trzecie mogą wnieść wniosek o stwierdzenie wygaśnięcia ochrony z powodu jego nieużywania. Z tego względu zasadne jest gromadzenie odpowiednich materiałów dowodowych, aby w razie potrzeby móc wykazać używanie swojego znaku towarowego.