Procedura uzyskiwania ochrony znaków towarowych w USA – najważniejsze różnice, obowiązki i koszty

Uzyskanie ochrony dla znaku towarowego w Stanach Zjednoczonych znacznie różni się od procesu obowiązującego w Polsce czy Unii Europejskiej. Amerykański system prawny opiera się na specyficznych zasadach, które wpływają zarówno na sposób zgłaszania znaków, jak i na obowiązki właścicieli już zarejestrowanych oznaczeń. W poniższym artykule zostaną przedstawione najważniejsze elementy, na które należy zwrócić uwagę, planując rejestrację znaku towarowego w USA.

„First to use”, czyli pierwszeństwo używania znaku w obrocie

W przeciwieństwie do Polski i UE, gdzie obowiązuje zasada pierwszeństwa zgłoszenia („first to file”), w USA kluczowe znaczenie ma pierwszeństwo używania znaku w obrocie gospodarczym („first to use”). Oznacza to, że w wielu przypadkach przed rejestracją konieczne jest wykazanie faktycznego używania oznaczenia. Niespełnienie tego wymogu może prowadzić do opóźnień, konieczności podejmowania dodatkowych czynności lub zwiększenia kosztów postępowania.

Opłaty — system liniowy zależny od liczby klas

Urząd Patentów i Znaków Towarowych USA (USPTO) dopuszcza zgłoszenia zarówno w jednej, jak i wielu klasach, przy czym opłaty są ustalane według liczby klas na zasadzie stałej liniowej stawki za klasę.

Przykładowo:

Wszystkie dalsze opłaty, zarówno w toku rejestracji, jak i później podczas utrzymania ochrony, również naliczane są na podstawie liczby klas.

Powołanie się na zagraniczne zgłoszenie lub rejestrację

Przedsiębiorcy wchodzący na rynek amerykański mogą powołać się na:

Przynosi to dwie kluczowe korzyści:

Możliwa jest także rejestracja w USA poprzez system międzynarodowy WIPO.

Zgłoszenia „use in commerce” i „intent to use”

Jeśli nie można oprzeć zgłoszenia na podstawie zagranicznej rejestracji, należy dokonać zgłoszenia bezpośrednio do urzędu w USA gdzie możliwe są dwie ścieżki:

Tak jak zostało wspomniane powyżej w USA zgłoszenie znaku towarowego może opierać się na rzeczywistym używaniu znaku w obrocie gospodarczym („use in commerce”) lub na zamiarze przyszłego używania („intent to use”). W pierwszym przypadku konieczne jest wykazanie, że znak już funkcjonuje na rynku – zgłaszający od razu przy dokonaniu zgłoszenia przedstawia tzw. Specimen, czyli dowód potwierdzający używanie znaku dla co najmniej jednego towaru lub usługi w każdej klasie.

Z kolei zgłoszenie na podstawie „intent to use” pozwala zabezpieczyć prawo do znaku jeszcze przed rozpoczęciem działalności, lecz jego rejestracja nastąpi dopiero po udokumentowaniu faktycznego używania. Po zakończeniu okresu sprzeciwu urząd wydaje „Notice of Allowance”, od którego biegnie 6-miesięczny termin na złożenie dowodów używania. Jeśli znak nie jest jeszcze używany, termin ten można przedłużać maksymalnie pięć razy, każdorazowo o 6 miesięcy i za opłatą 100 USD za klasę, co w praktyce daje do 3 lat na rozpoczęcie rzeczywistego używania znaku.

Wykaz towarów i usług – wymóg precyzyjności

USPTO wymaga dokładniej sprecyzowanego wskazania towarów i usług. Urząd zaleca korzystanie z zatwierdzonych definicji towarów i usług zawartych w Trademark ID Manual. Użycie własnych sformułowań (w zgłoszeniach nie opartych na zgłoszeniach lub rejestracjach zagranicznych) może skutkować:

Dowody używania (specimens) – obowiązek kluczowy dla rejestracji i utrzymania znaku

Amerykański urząd przywiązuje ogromną wagę do faktycznego używania znaku. Dowody muszą obejmować co najmniej jeden towar lub usługę w każdej klasie i mogą obejmować m.in.:

Dla towarów:

Dla usług:

Nie wszystkie dowody są akceptowane — przykładowo same faktury dotyczące sprzedaży towarów nie są wystarczające. Na każdym dowodzie musi znajdować się znak towarowy w takiej postaci w jakiej został zgłoszony.

Obowiązki po rejestracji i utrzymania ochrony

Właściciel znaku jest zobowiązany do regularnego składania dowodów używania:

Brak używania znaku przez trzy lata może prowadzić do domniemania wygaśnięcia ochrony.

Deklaracja bezsporności (Declaration of Incontestability)

Po pięciu latach nieprzerwanego używania, jeśli nie toczą się spory, właściciel może złożyć Declaration of Incontestability. Choć nieobowiązkowa, znacznie wzmacnia pozycję znaku i najczęściej składana jest wraz z pierwszą deklaracją używania.

Konsekwencje braku używania

W USA konsekwencje braku używania znaku towarowego są znacznie poważniejsze niż w systemie europejskim. Lista towarów i usług objętych ochroną musi dokładnie odpowiadać temu, co jest faktycznie oferowane na rynku, a zbyt szeroki wykaz może prowadzić do dodatkowych kosztów, a nawet ryzyka unieważnienia rejestracji. USPTO regularnie wymaga przedstawiania dowodów używania znaku, a w ramach przeprowadzanych audytów może żądać ich uzupełnienia dla wybranych towarów i usług. Jeśli zgłaszający nie wykaże używania, konieczne staje się wykreślenie nieużywanych pozycji z rejestracji, co może się wiązać z dodatkowymi opłatami. Niewykreślanie wszystkich nieużywanych towarów od razu może skutkować potrzebą kolejnych korekt, każdorazowo wymagających dodatkowej opłaty. W skrajnych przypadkach brak przedstawienia odpowiednich dowodów użycia w wyznaczonym terminie może doprowadzić nawet do unieważnienia rejestracji znaku w USA.

Podsumowanie

Rejestracja znaku towarowego w USA to procedura bardziej wymagająca niż europejska, przede wszystkim ze względu na konieczność wykazywania faktycznego używania znaku. Choć system przewiduje różne ścieżki zgłoszenia oraz liczne możliwości powołania się na rejestracje zagraniczne, wymogi dotyczące dowodów używania i regularnych deklaracji sprawiają, że proces ten wymaga precyzji, konsekwencji i starannego planowania. Jeśli są Państwo zainteresowani zgłoszeniem znaku towarowego w USA lub potrzebują wsparcia w przygotowaniu dokumentacji, zachęcamy do kontaktu z naszą kancelarią.